在先注册商标核定使用的商品范围内，他人在后实际使用的相同或近似标识，能否产生未注册商标权益或者知名商品特有名称权益？在糕点、月饼类的“荣华”商标与商品名称纠纷系列案件中，最高人民法院、广东省高级人民法院、北京市高级人民法院先后有过不同观点、不同裁判。在工商总局商标评审委员会（以下简称商评审）、荣华饼家有限公司（以下简称香港荣华公司）与苏国荣因第3865608号“榮華”商标异议复审行政纠纷上诉案中，北京市高级人民法院于2014年12月19日作出的（2014）高行终字第2010号行政判决，就认定香港荣华公司在后实际使用的“榮華月饼”构成知名商品的特有名称。

【案情】

第533357号“荣华及图”商标由山东省沂水县永乐糖果厂（以下简称永乐糖果厂）于1989年11月14日申请、1990年11月10日获准注册，核定使用于第30类糕点等商品， 1997年底转让给苏国荣名下的顺德市勒流镇荣华面包厂（个体工商户），后注册人名义变更为佛山市顺德区勒流苏氏荣华食品商行（以下简称苏氏荣华商行），专用期限续展至2020年11月9日止。

第533357号“荣华及图”商标：  

本案被异议的第3865608号“榮華”商标，由顺德市勒流镇苏氏荣华食品厂于2003年12月29日申请注册，指定使用于第30类“糕点、月饼、咖啡”等商品，其注册人名义后依法变更为苏氏荣华商行。香港荣华公司对第3865608号“榮華”商标提出异议，工商总局商标局于2009年6月10日裁定被异议商标予以核准。香港荣华公司不服该裁定于2009年7月20日向商评委提出异议复审申请，理由是：“荣华”是其知名商号及全球知名的品牌， “榮華月饼”是其知名商品特有名称，消费者极易认为使用被异议商标的“月饼、糕点”等商品是香港荣华公司生产的“荣华”系列产品并产生误认误购。

2013年4月，商评委裁定被异议商标在糕点、月饼商品上不予核准注册，在其余商品上予以核准注册。商评委认为：在被异议商标申请日前，香港荣华公司生产的“榮華月饼”在中国大陆特别是广东地区已享有较高知名度，香港荣华公司“榮華”商标已构成未注册但有一定影响的商标。苏氏荣华商行受让第533357号“荣华及图”商标后并未正当使用，而是作为抢先注册香港荣华公司在先使用并有一定影响的商标进行不正当竞争手段，故不能将该受让行为视为其申请本案被异议商标的正当权利基础。被异议商标的“榮華”文字用在糕点、月饼商品上已构成对香港荣华公司在先的知名商品特有名称权的损害。苏国荣不服商评委裁定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

【裁判】

北京市第一中级人民法院认为：在案证据尚不足以认定在第533357号“榮華”商标的申请注册之前，香港荣华公司在月饼上使用的“荣华”已经构成知名商品的特有名称。在第533357号“荣华及图”商标核准注册之后，香港荣华公司在月饼等商品上使用“榮華”字样必然与第533357号“荣华及图”注册商标专用权冲突，构成侵权，即香港荣华公司的“榮華”月饼不存在形成合法权益的基础，不能据此认定香港荣华公司对“榮華”享有在先的知名商品特有名称权，更不能据此认定香港荣华公司在月饼等商品上在先使用“榮華”商标并具有一定影响，苏国荣有关撤销商评委裁定的诉讼请求成立。遂一审判决撤销商评委异议复审裁定，并判令其重新作出裁定。

商评委和香港荣华公司不服一审判决提起上诉。北京市高级人民法院经审理判决撤销原审判决，维持商评委的异议复审裁定。其认为：

（一）“未经商标注册人的许可”是构成侵犯注册商标专用权必须具备的构成要件。自第533357号“荣华及图”商标于1990年11月10日被核准注册至其于1997年底被转让这一期间，本案现有证据不能证明香港荣华公司使用“榮華”商标的行为是否取得了第533357号“荣华及图”商标同一时期的注册人永乐糖果厂的许可，或者说不能证明香港荣华公司使用“榮華”商标的行为就必然与第533357号“荣华及图”商标同一时期的注册人的主观意志相悖，特别是不能证明香港荣华公司在这一时期内使用“榮華”商标的行为是未经商标权人永乐糖果厂许可的使用行为。原审法院认定“香港荣华公司在月饼等商品上使用‘荣华’字样必然与第533357号‘荣华’注册商标专用权冲突，构成侵权”证据不足，且超出了本案的审查范围。

（二）商标的价值主要在于使用，商标通过使用才能发挥其揭示商品或服务来源的基本作用。凡是不以实际使用为目的且取得注册后无正当理由未能实际使用或者在较长时期未能实际使用的已注册商标，均不应当受到商标法的过多保护。明知他人有在先注册商标，仍在相同或类似商品或服务上使用与他人在先注册商标相同或近似商标的，只有在该在先商标注册人明确表示追究该使用行为的，该使用行为才可能构成侵犯注册商标专用权的行为。侵犯注册商标专用权的商标使用行为通常不会产生合法权益。但是，如果在先商标取得注册后在较长期限内并未进行合法有效的实际使用，而该在先商标注册人明知或者应当知道他人在相同或类似商品或服务上使用与其注册商标相同或近似的商标，且这种使用还具有一定程度的正当性，如这种使用并非基于对在先注册商标的觊觎，而是基于其在境外长期实际使用取得的声誉以及这种使用对我国境内可能产生的影响等客观事实，但在先商标注册人却在较长期限内无意或者怠于追究该使用行为，则在后商标使用人对其商标的使用客观上同样会可能会聚集一批较为稳定的消费群体，并形成相对稳定的市场秩序，从而可能形成某种合法权益，此时对在后商标的实际使用行为应当给予一定程度的关注和保护。

（三）基于第533357号“荣华及图”商标的原注册人永乐糖果厂未实际使用该注册商标及怠于制止香港荣华公司使用“榮華”商标行为的事实，以及香港荣华公司在第533357号“荣华及图”商标于1997年被核准转让前已经在珠三角地区大量实际使用的事实，包括在被异议商标申请注册前香港荣华公司在包括珠三角在内的中国内地持续大量使用“榮華”商标行为并持续至今的事实，香港荣华公司实际使用的“榮華”商标在被异议商标申请注册前属于“已经使用并有一定影响的商标”，其实际使用“榮華”商标的行为能够形成合法权益并且应当受到法律保护，可以认定其实际使用的“榮華月饼”已经构成知名商品的特有名称。

【评析】

一、最高人民法院在先判例之不同观点

北京市高级人民法院2014年底的此案判决，与最高人民法院2012年对“荣华”相关案件的民事再审判决、再审审查行政裁定所持观点，可说迥异。

（一）在苏国荣、香港荣华公司、中山今明公司等侵犯商标权及不正当竞争纠纷再审案中，最高人民法院2012年8月作出的（2012）民提字第38号民事判决认为：第533357号“荣华及图”商标于1990年11月获准注册，目前仍处于权利有效期内，且其注册商标专用权仍归属于苏国荣所有。今明公司与苏国荣就第533357号“荣华及图”商标签订了商标许可使用合同，其被诉侵权商品上文字部分的主要识别部分“榮華”与第533357号“荣华及图”商标的文字组合及呼叫基本相同，且该标识使用在月饼商品上，故今明公司在被诉侵权商品上使用“榮華月饼”文字的行为具有正当性。广东省高级人民法院所作今明公司侵犯香港荣华公司知名商品特有名称权的认定不当。

（二）在香港荣华公司与商评委、苏氏荣华商行第1255171号“榮華月”商标争议行政纠纷再审审查案中，最高人民法院2012年10月底作出的（2012）知行字第18号行政裁定书进一步认为：1、荣华公司申请再审时提交的其“榮華月饼”早在1980年就为中国大陆地区消费者所认知的其他新证据，不属于会对本案裁判产生重大影响的新证据。2、依照中国商标法律制度，在苏氏荣华商行受让的第533357号“荣华及图”注册商标有效存续的情况下，其申请注册第1255171号“榮華月”商标时，香港荣华公司在中国大陆地区使用的“榮華”未注册商标，不能认定为商标法第三十一条所指的在先使用并有一定影响的商标。3、苏氏荣华商行自1985年起就使用“荣华”字号经营糕点、饼食，1997年底又受让“荣华及图”注册商标，因此其注册近似的“榮華月”商标不具有违法性，不属于法律意义上的“不正当手段”，不应认定其具有商标法第三十一条所指的恶意。

（三）最高人民法院知识产权审判庭2013年7月11日给工商总局商标局的《关于“荣华月饼”是否为知名商品特有名称等有关问题的复函》称：1、商标核准注册后，在其核定使用的商品范围内，与其相同或者近似的标识，不能再通过实际使用行为而产生未注册商标权或者知名商品特有名称权，否则将损害商标注册制度的基本价值。在他人已有注册商标专用权存在的情况下，香港荣华公司不能依据其在后对“荣华月饼”的使用行为，以相同或者近似标识在“月饼”这一类似商品上再取得一个知名商品特有名称权。2、据（2012）民提字第38号民事判决查明的事实，并无证据证明香港荣华公司的“荣华月饼”在第533357号“荣华”商标核准注册前已在内地具有一定知名度，故也不存在香港荣华公司通过善意的在先使用行为而获得知名商品特有名称权的情况。

二、应否承认注册商标的绝对效力？

最高人民法院（2012）知行字第18号行政裁定书认为，香港荣华公司称其“荣华月饼”早在1980年就为中国大陆地区消费者所认知的证据，不会对该案裁判产生重大影响。结合《关于“荣华月饼”是否为知名商品特有名称等有关问题的复函》可知，最高人民法院是认为永乐糖果厂1989年申请的第533357号“荣华”商标获准注册并一直有效的情况下，香港荣华公司“荣华月饼”即使在中国大陆地区在先善意使用，也不能产生未注册商标权或者知名商品特有名称权。即，最高人民法院在上述判例中是承认注册商标具有绝对效力。

孔祥俊法官曾在其2009年出版的《商标与不正当竞争法原理和判例》（法律出版社）第365页称，为“实现维护注册商标的强保护、维护市场的统一性等价值”，他更倾向于承认注册商标具有绝对效力，“在先的善意使用不能构成不侵权的抗辩事由”。孔祥俊法官在2012年9月出版的《商标法适用的基本问题》（中国法制出版社）第46页，则对善意在先使用的未注册商标能否对抗在后注册商标权的问题，调整观点为“该问题最好留给立法去解决”。

2013年8月30日通过并于2014年5月1日施行的新《商标法》第五十九条第三款，新增“在先善意使用商标继续使用抗辩”规定：商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。显然，新《商标法》不承认注册商标具有绝对效力，而是允许在先善意使用的未注册商标在一定条件下可抗辩在后注册商标，允许二者共存，明确商标的价值在于使用，对通过诚信善意使用未注册商标而形成的商誉和市场格局予以相应的尊重和保护。因此，最高人民法院（2012）知行字第18号行政裁定书，以及最高人民法院知识产权审判庭给工商总局商标局复函所持的相关观点，与新《商标法》有所冲突，宜作相应调整。至少，在他人注册商标申请日之前，已在相同类似商品上在先使用相同近似的未注册商标，是有可能产生未注册商标权或者知名商品特有名称权。

三、在他人在先注册商标核定范围内，能否通过在后使用获得知名商品特有名称保护？

新《商标法》第五十九条第三款规定的“在先善意使用商标继续使用抗辩”，要求“双先使用”：先于他人注册商标申请日，先于该商标注册人使用日。在他人注册商标申请日之后，或者该商标注册人使用日之后，在相同类似商品上在后使用相同近似商标的，即使已有一定影响，也不属于新《商标法》第五十九条第三款直接予以保护的范围。

孔祥俊法官在其《商标法适用的基本问题》第46-47页，甚至提出“咎由自取”论：“明知相同类似商品上有相同近似商标，仍然强行使用，甚至在因与该在先注册商标相同近似而被驳回商标注册申请的情况下，仍一意孤行，继续使用与在先注册商标相冲突的商标，即使因使用和宣传而扩大了相关商标的知名度，也不能产生知名商品特有名称等权利，否则会冲击商标注册基本制度，纵容和助长市场竞争中的弱肉强食……至于如果禁止此种已有一定影响的在后商标的使用，是否剥夺了它的贡献，会不会不公平？我的回答是咎由自取，明知法律上的不能为而为之，对于不利后果应该早有预见，不应该抱侥幸心理，当然应当承担由此带来的法律风险。”

不过，并非所有的在后商标使用，都属于“强行使用”或恶意“搭便车”。在上世纪，商标局的商标注册与管理自动化系统尚未建成或者不够完善，更未开通商标免费网上查询服务，查询商标申请、商标注册信息很不方便。尤其是上世纪八、九十年代，互联网不发达，国内商品流通速度、范围也非当今可比，很多商品品牌影响范围仅限于本地或小范围的邻近区域，注册后未实际使用的商标就更无人知晓了。加之2002年的《商标法实施条例》以及之前的《商标法实施细则》，均将“在同一种或者类似商品上，将与他人注册商标相同或者近似的标志作为商品名称或者商品装潢使用，误导公众的”行为界定为其他侵害注册商标专用权的行为，而未界定为擅自使用与他人注册商标相同或近似商标的侵权行为，以致很多人将“商品名称或者商品装潢”与“商标”机械地区分对待。甚至相当长一段时期内，国内企业喜欢在自己注册商标之外，给自己的商品另用一个商品名称或系列名称而不作为商标对待。因此，确实有不少国内经营者是在不知情或善意的情况下，在相同类似商品上，将与他人在先申请注册的商标相同或近似的标志，作为商标或商品名称、商品装潢使用。

实务中，有些在先注册商标的原注册人，根本就未实际使用其注册商标，或者其注册商标仅少量、小范围使用从而毫无知名度或知名度低，或者在先注册商标本身显著性弱、作为商品来源标志的识别性差。反而是其他经营者在不知情的情况下，或基于其历史传承、当地习俗、行业习惯等原因，虽然在后但长期而有效地将相关标志作为未注册商标、商品名称、商品装潢使用，从而使相关标志获得显著性、识别力和知名度。此后，该在先注册商标的原注册人，或者特意受让该注册商标的第三方，有意识地借助、傍靠前述在后标志使用者创下的品牌知名度、标志识别力，推出相关商品或者服务，额外获取交易机会，待其自认合适的时候才指控前述在后标志使用者侵犯其注册商标专用权。对此类情形的在后标志使用者，若一刀切地认定其“咎由自取”，一刀切地认定其不能产生知名商品特有名称等权益，一刀切地不予保护其通过长期善意使用而形成的商誉、市场格局，实质上是非常不公平的，也与2001年修订《商标法》以来鼓励商标实际使用、诚信使用的价值导向相背离。

西谚曰：“法律不保护权利上的睡眠者”。在先商标注册人长期默认他人在相同或类似商品上使用构成要素相同或近似的商业标志，长期怠于行使权利，甚至长期未实际使用其注册商标，以致他人在后使用的商业标志获得显著性、识别力和知名度并有较为稳定的消费群体，形成相对稳定的市场秩序。这种情况下，承认在后使用并知名的未注册商标可产生未注册商标权或者知名商品特有名称权，承认其与他人在先注册商标可共存，是合理的。如此处理，也符合《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》（法发〔2009〕23号），有关“正确把握商标权的专用权属性，合理界定权利范围，既确保合理利用商标资源，又维护公平竞争……以市场混淆为指针，合理划定商标权的排斥范围……尊重历史和维护已形成的法律秩序”之精神。

实务中，有第三方明知在后使用的未注册商标已有较高知名度，而投机性地受让相同类似商品上构成要素近似但长期未实际使用或仅少量、小范围使用的在先注册商标，且实际突出使用的标志并非其受让的注册商标图文式样，而是有意识地傍靠他人在后使用且知名的未注册商标之图文式样，甚至就其有意傍靠使用的标志提出新的商标注册申请。此类在先注册商标的受让人的傍靠使用行为、新商标注册申请行为，显然有违《反不正当竞争法》第二条、新《商标法》第七条第一款所要求遵循的“诚实信用原则”，更宜认定其不具有正当性而非相反。

在第3865608号“榮華”商标异议复审行政纠纷案中，在案证据虽然未能证明香港荣华公司在中国大陆地区使用“榮華月饼”名称的时间早于第533357号“荣华及图”商标申请日。但苏国荣申请被异议的第3865608号“榮華”商标之前，香港荣华公司在包括珠三角在内的中国内地持续大量使用“榮華”商标并持续至今且有相当知名度。而在苏国荣实际控制的荣华面包厂于1997年底依法受让第533357号“荣华及图”注册商标前，在案证据不能证明该注册商标的原注册人永乐糖果厂实际使用该商标，也未能证明永乐糖果厂提出过香港荣华公司在同时期使用“榮華月饼”名称侵犯其注册商标专用权的主张。苏国荣及其苏氏荣华商行受让第533357号“荣华及图”注册商标后，实际突出使用的“榮華”字样，及其申请并被异议的第3865608号“榮華”商标，更接近香港荣华公司使用的“榮華月饼”名称，而与其第533357号注册商标图文样式差异更大。笔者认为，苏国荣及其关联经营者傍靠香港荣华公司“榮華月饼”知名度的不正当意图明显，有违诚实信用原则；北京市高级人民法院（2014）高行终字第2010号行政判决书，认定香港荣华公司的“榮華月饼”构成知名商品特有名称，更为合理公正，更符合《商标法》和《反不正当竞争法》的立法本义和价值导向。